【一文弄懂】美国专利无效途径及选择策略：EPR/IPR/PGR行政途径、联邦法院司法途径

企业在出海过程中，在美国市场常面临复杂的专利侵权风险，面对竞争对手的专利壁垒或阻击，根据不同情况选择更为适合的无效程序，及时规避侵权风险，扫清市场障碍。

与中国仅有国知局一个行政途径不同，美国专利制度下的有三个战场

行政途径：向USPTO提出无效请求，包括下属机构专利审判与上诉委员会（PTAB）和中央复审处（CRU)，存在单方再审（EPR）、多方复审（IPR）和授权后审查程序（PGR）三种主要的专利无效程序。

司法途径：美国专利法属于联邦法，通过联邦法院（Federal Courts）的判决进行专利无效，可以直接提起确认专利无效的宣告判决诉讼，也可以在专利侵权诉讼中针对原告的专利提起专利无效抗辩或者提起专利无效的反诉。

准司法途径：向美国国际贸易委员会（ITC）提起无效申请，ITC可以做出专利是否有效的判断，但其主要关注的是确定争议当中是否有不正当竞争行为，例如侵权行为。

一.行政途径：美国专利商标局USPTO的无效审查程序

《美国发明法案》(AIA) 给USPTO提供多种行政程序挑战专利有效性:

其中专利审判与上诉委员会PTAB是USPTO内部负责专利无效审查的机构

在PTAB职能下，存在着两种主要的专利无效程序：

多方复审(IPR)和 授权后审查程序(PGR);

而单方再审(EPR)由隶属于USPTO的中央复审处(CRU)合议审查

一、PTAB程序【多方复审】Inter Partes Review，IPR

多方复审IPR是最常用的专利无效程序，PTAB中有93%的人选择它

什么时候可以提出IPR?

IPR提出的时机为 专利授权或再颁后9个月起 / PGR程序结束后 ;

一旦IPR被启动，PTAB通常会在最多 不超过18个月 的时间内作出决定

如果是在专利侵权诉讼案中，被告需要在 起诉书送达起1年内 提出。

与传统的法院诉讼途径相比，IPR通常成本较低。

那么，谁可以提出 IPR 呢?

请求人必须是与该专利存在利害关系的第三方，即非专利权人，不得匿名

按照35 U.S.C. § 315规定，如果在提出IPR之前，请求人提起过质疑 专利权要有效 性的民事诉讼，那么其申请IPR的请求也将无法成功;若请求人或其有关人员收到指控专利侵权的投诉之日已超过一年，也将不得提起IPR请求。

提起 IPR 有哪些理由?

请求人可基于现有技术(专利文献和公开出版物)向PTAB提出IPR，

无效理由仅限于新颖性(35 U.S.C.§102)和非显而易见性(35 U.S.C.§103)

无法基于其他无效理由如(35 U.S.C.§112)提起，存在局限性。

多方复审的核心是围绕上述规定的方面展开检索、解释、宣誓等流程，

寻找证据和专家报告，从而反向证明专利不具有新颖性或非显而易见性，

IPR有哪些费用?

第三方提出多方复审程序时，需要一并缴纳审查请求费用。

分为两个阶段按不同实体进行缴纳官费：

1.InstitutionDecision(启动决定)

经过初步审查，决定是否启动正式审查程序的费用

2.Post-Institution(启动后)

在PTAB决定启动审查程序之后，进入正式审查和审理阶段的费用

(备注：uspto每年会进行调费，最新版本的费用请以uspto官网为准。)

总之，IPR程序的优势在于成本低于诉讼、审查速度快、

几乎不听取现场证词，其审判程序将大部分以书面形式进行，

PTAB的行政专利法官专业性强，相同无效理由下更容易认定专利无效。

二、PTAB程序【授权后审查】Post-Grant Review，PGR

什么时候可以提出PGR?

PGR适用于新授权的专利，程序的提起时机为 专利授权后9个月内，

那么，谁可以提出 PGR 呢?

请求人及相关限制PGR要求请求人必须是第三方，即非专利权人。

针对请求人，需要表明与该专利存在利害关系，不得匿名，立案难度高;

提起 PGR 有哪些理由?

无效挑战范围更广，可基于任何无效理由提起

包括新颖性、非显而易见性、说明书不充分、不可专利性等。

且证据可以包括在先销售、在先公开等各种证据，

适用范围仅限AIA框架下的专利 (优先权日在2013年3月16日后的申请)

PGR有哪些费用?

同样分为两个阶段按不同实体进行缴纳审查请求费用：

(备注：uspto每年会进行调费，最新版本的费用请以uspto官网为准。)

PGR的流程

正常来说，从启动PGR程序至审理结束，一般不超过12个月。

如有合适理由，可将审理时间延长最多6个月，但最长不超过18个月;

若对结果不满，可继续向联邦巡回上诉法院(CAFC)上诉。

总之，PGR程序的优势在于可以在专利授权后早期启动

且挑战理由更全面，可以及时阻止专利的影响，成本通常略高于IPR。

此外，以上PTAB两种无效程序均受禁反言(禁止反悔)原则的限制

即在PTAB提了无效，不得在联邦法院以相同的理由和证据再次提起!

三、USPTO【单方再审查】Ex Parte Reexamination，EPR

EPR单方再审程序简单、费用便宜、便捷高效，是实务考虑的首选。

为什么 EPR 叫 “单方再审查”

单方性：请求人仅参与初始阶段，正式进入本程序后，不再参与后续;

也就是说，请求人提交复审请求后和针对专利权人的答辩的一次回应后，

只有专利权人可以继续参与，由USPTO的CRU审查员独立作出决定。

什么时候可以提出EPR?

EPR程序在 专利的有效期内 均可以提出，无窗口期限制;

如果想挑战一项未决的专利申请，请考虑专利抗议或授权前异议。

可执行期 通常是在专利权到期日上加6年，如果存在未决诉讼可以延长。

那么，谁可以提出 RPE 呢?

请求人不受限制，且可匿名

实务中，EPR多由第三人提出，目的是无效目标专利。

有时专利权人也会针对自己的专利提出EPR，来测试或改进已颁布的专利

提起 EPR 有哪些理由?

仅限于基于现有技术(专利文献和公开出版物)的新颖性和创造性问题。

其他类型的证据，如在先的销售或市场上的现有产品，将不符合条件。

EPR 有哪些费用?

因为EPR请求人在整个程序参与有限，需要支付费用远低于IPR和PGR

(备注：uspto每年会进行调费，最新版本的费用请以uspto官网为准。)

EPR的流程与IPR基本一致：

请求人提出再审请求之后，3个月内USPTO决定是否启动再审

需要确定新发现的现有技术产生了实质性的可专利性新问题(SNQ)

如被驳回，请求人1个月内申请复议;如批准，专利权人2个月答复;

请求人2个月回应，审查员下发意见(全程约12-18个月)

专利权人至少有30天回应审查意见或上诉、诉讼。

总之，该程序优势在于成本较低且可匿名，同时不受禁反言原则约束，

但，单方再审EPR程序存在局限性!

如果对决定的结果不服，只有专利权人可以上诉;

请求人无法上诉，也不得参与专利权人的上诉;

EPR程序耗时较长(通常为2-2.5年)，无效成功率也低于PTAB程序。

就是证据详实有力，使用EPR单方再审程序无疑是最具性价比的选择!

二.(准)司法途径：美国联邦法院以及ITC无效程序

司法程序由于其程序通常较为冗长，且由于证据开示程序导致高额费用，

但若向PTAB提起无效的时间窗口已过，或无效理由超出现有技术，

此时，向联邦地区法院提起专利无效则是唯一选择。

美国专利法属于联邦法，通过联邦法院的判决进行专利无效，专利诉讼案件严格来说只有联邦法院具有管辖权，

专利案件在联邦法院实行的是三级三审制：

联邦地区法院→联邦巡回上诉法院（CAFC）→ 美国最高法院

以上专利无效程序的上诉途径均为联邦巡回上诉法院。

一、专利侵权诉讼中的无效抗辩或反诉

被告可以在专利侵权诉讼中进行专利无效抗辩或提起专利无效的反诉，

理由包括所有法定无效理由：新颖性、创造性、专利适格性等等;

可与侵权诉讼合并审理，适合全面挑战专利。

但成本高(达数百万美元)、耗时长(2-5年);

若专利技术复杂，陪审团可能难以理解技术细节，

从而影响对事实的认定，进而影响判决的结果。

二、确认之诉（Declaratory Judgment）

当潜在侵权方存在有被即将提起而尚未提起的专利侵权威胁时，

例如专利权人发出侵权警告但未正式起诉时，可以发起确认之诉。

即潜在被告可主动向联邦地区法院提起诉讼，请求宣告专利无效。

优势在于专利挑战者能够主动掌握诉讼节奏。

但须证明当事方之间的争议是实质性的、紧迫的和真实的。

三、准司法途径：ITC无效抗辩

专利权人可以向美国国际贸易委员会ITC申请发起337调查，

被调查的涉嫌侵权方可向ITC针对专利权人主张的专利提起专利无效抗辩

ITC判断该专利的有效性，且速度快，挑战理由全面，

主要关注的是确定争议当中是否有不正当竞争行为，如侵权行为。

但其限于特定案件的进口限制，不对专利有效性产生全国性约束力，

不会导致USPTO据此直接宣告该专利无效，

也不会导致法院在诉讼程序中直接认定该专利无效。

三.委托专业合规的知识产权代理机构

在选择美国专利无效途径时，

请求人需综合考虑成本、时间、挑战理由、程序灵活性及战略目标。

无论选择哪一种方式，专业的法律支持和充分的准备是成功的关键。考虑到美国律师通常费用高昂，因此选择熟悉USPTO程序和专利诉讼的

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